新形勢下涉外法律服務手冊

【知識產權篇】

在目前風雲變幻的國際經貿形勢下，福建省涉外法律咨詢顧問團、廈門市涉外法律服務團將集涉外律師之力，分期陸續推出《新形勢下涉外法律服務手冊》標題下的系列文章，旨在為廈門市乃至福建省外經貿企業的對外貿易與投資的風險防範與救濟提供法律建議與指引。本手冊將從國際貿易、應對制裁、國際物流、貿易摩擦、跨境供應鏈、數據出海、企業出海及糾紛解決等維度，為外經貿企業梳理風險、剖析規則、提供指引，為外經貿企業在驚濤駭浪中穩舵前行提供綿薄助力。

本手冊的系列文章將陸續分期發出，敬請期待！

【知識產權篇】

從壹則美國商標撤銷案談域外知識產權糾紛的應對和處置

2022年9月，客戶廈門TY貿易有限公司（以下簡稱“廈門TY公司”或“被申請人”）收到美國專利商標局（以下簡稱“USPTO”）商標審判和上訴委員會（以下簡稱“ TTAB”）送達的撤銷申請書（Petition for Cancellation，以下簡稱“申請書”），某加拿大科技集團公司（以下簡稱“CA科技集團”或“申請人”）向TTAB提交申請，請求後者撤銷廈門TY公司在USPTO註冊的兩枚“XQUA”文字商標。

被申請人廈門TY公司是國內壹家設計與制造家庭用水潔凈裝置的科技型企業，主要通過其官網和跨境電商平臺銷售自家品牌產品。該公司自2016年成立以來著力於持續創新，其獨立研發的系列紫外線水殺菌設備設計精良、品質可靠、價格適中，還為用戶提供優質的服務，因此其產品深受廣大消費者的喜愛，在亞馬遜平臺同類貨品中銷量與排名均領先，其XQUA品牌的市場認可度更是逐年提升。

申請人CA科技集團則是紫外線水處理系統和用於紫外線水處理系統的紫外線燈的全球領先創新者和生產商。該公司的紫外線水處理系統執行水消毒的基本任務，無需進行有害的化學處理，其產品應用於市政飲用水處理、城市汙水處理、工業用水處理和住宅飲用水處理。CA科技集團通過其 YZQUA品牌為住宅和商業紫外線水系統提供各種產品和服務，該水處理系統在全球安裝了超過600,000套，是最受認可和尊敬的住宅和商業紫外線水處理系統品牌之壹。申請人主張，至少早在2006年起，其就在美國各地在其核定註冊的商品和服務中持續使用了 “YZQUA” 2商標。

廈門TY公司收到TTAB送達的申請書後，立即與世禮律師事務所（以下簡稱“世禮”）取得聯系，表示其無論如何都必須保住XQUA商標，世禮律師明確告訴客戶這意味著其必須正面應對撤銷程序。彼時正值USPTO開始對中國申請人的商標註冊申請進行集中整頓，尤其是針對大量不規範、惡意或欺詐性商標申請的行為；2019年8月，USPTO發布新規，要求所有外國申請人必須由美國執業律師代理提交商標申請，這壹規定實際上是直接針對中國申請人的，因為當時大量不規範的申請來自中國。

在這個大背景下，廈門TY公司特別坦誠地表示，其希望借此次應對CA科技集團提出的商標撤銷申請，通過與世禮的真誠合作，更深入地去了解美國商標法律與實踐。 

在了解了客戶應訴的決心後，世禮知識產權團隊立即向廈門TY公司推薦了數個較為合適的潛在美國律所，並很快幫助客戶簽約了壹家紐約的律所。選擇這家紐約律所的原因之壹是該律所有壹個十分熟悉亞馬遜跨境電商平臺知識產權實務的專門團隊。本案案發時雖不涉及亞馬遜知識產權保護程序，但可以預見案件應對過程中我方舉證將主要依賴亞馬遜平臺的數據與相關實踐，且撤銷案過程處理不妥當還可能引發申請人向亞馬遜平臺發起知識產權侵權投訴，甚至是向地區法院發起民事侵權訴訟。

根據申請書，申請人請求TTAB撤銷XQUA商標的理由包括：

（i）混淆可能性（likelihood of confusion）；

（ii）XQUA商標註冊申請提交之前未在商業中真實使用（no bona fide use in commerce prior to filing）；且

（iii）XQUA商標註冊後未使用（non use）。

這三個理由在申請書中被列為五項具體的指控（Counts）：

指控壹（Count I）涉及混淆可能性；

指控二（Count II）、指控三（Count III）分別涉及‘070註冊的核定商品在申請日前未在商業中真實使用及在註冊日後超過三年未使用；

指控四（Count IV）、指控五（Count V）分別涉及‘974註冊的核定商品在申請日前未在商業中真實使用及在註冊日後超過三年未使用。 

關於XQUA商標是否使用問題，從廈門TY公司的角度看事實本十分簡單，歸納起來關鍵事實只有兩點：1.被申請人確有實際使用XQUA商標，而且是在註冊申請提交之前即開始使用；2.XQUA商標並不是在所有的核定商品上均有使用。關於混淆可能性的指控，TTAB的審查既包含法律審，也包含事實審，兩個維度的審查共同決定是否存在混淆可能性。

然而，簡單的案情放到壹個復雜的程序中，可能處處是陷阱。與中國國家知識產權局商評委的商標爭議程序有很大差別，TTAB的撤銷程序因其復雜性和多步驟而聞名，其本質上就是申請人與被申請人之間的壹場訴訟，完整的程序大致需要12至18個月，復雜案件更長，主要歷經“申請人提交撤銷請求 > 被申請人提交答辯書 > 證據開示 > 審判階段 > TTAB做出裁決”。

當事方每壹步都需要嚴格遵守美國民事訴訟和TTAB的規則和程序，任何細微的失誤都可能導致案件敗訴、不利或延遲，而如果整個撤銷程序全部走完，意味著客戶必須為此付出不菲的律師費和其他費用支出。整個TTAB商標撤銷程序中最復雜、繁瑣、費神且危險的部分顯然是證據開示環節，其中證據的收集和呈現、對應法律論點的構建以及對對方證據和論點的挑戰和反駁，都需要律師具備深度的專業知識和高度的策略性思考。 

如同發生在美國法院的民事訴訟，在TTAB爭議解決程序中，雖然最終的裁決權在TTAB手裏，事實爭議和法律爭議的界定主要由雙方律師在對抗過程中提出和論證。律師通過界定爭議、提交證據和法律論證，對案件結果起到關鍵甚至是決定性的作用。 

以本案爭議焦點之壹的混淆可能性的開示和論證為例，申請人需要對XQUA商標與YZQUA商標的近似性、雙方商品的類似性及消費者是否可能混淆或誤認商品的來源及廈門TY公司與CA科技集團的關系等方面進行舉證和論證。而第壹輪的證據開示很快就顯示這個爭議焦點並無太大爭議，被申請人也因此已準備通過向申請人發出承認請求（Request for Admission），要求CA科技集團承認並不存在任何壹起消費者混淆的事例。

然而，很快申請人律師又發出後續的證據開示請求，要求被申請人就與“XQUA”文字商標共同使用的壹個水滴標識進行解釋，特別要求被申請人說明與獲取、選擇、采用、創作和/或設計該水滴標識相關的事實，具體包括其選擇該標識的顏色、形狀和放置位置（即XQUA文字的左上角）的原因。因申請人使用在其產品上的商標也帶有壹個水滴設計，該後續證據開示質詢的用意顯然是為挖掘並證明廈門TY公司有意抄襲CA科技集團的商標，以期論證前者違反《蘭哈姆法》的規定且其XQUA商標因此應予撤銷。

如前所述，客戶的核心訴求是保住XQUA商標的註冊，並且確保可以繼續使用XQUA文字作為其商品和服務標識。綜合本案事實因素和美國商標撤銷程序的特點及相關實踐，以及任何客戶（尤其是中國企業）在應訴時都會有的成本控制關切，擺在本律師團隊面前的最大挑戰是：如何避開陷阱並有效把控程序，力圖以盡量低成本的方式盡早達成己方核心訴求或目標；程序推進中是否有機會和解，如何選擇和解時點，如何制定既有底線又具有靈活性的和解方案等，這是任何專業律師在該法律程序壹開始即應重點關註與思考的策略問題。 

根據TTAB的規則和案件排期，本案被申請人有義務在2022年10月23日之前提交答辯狀，而提交答辯狀通常是向申請人表明自己將積極應訴的最佳方式。歷史上，大部分中國企業在面臨域外知識產權糾紛時，都因為各種原因高掛免戰牌而不是正面抗擊，因此不排除CA科技集團抱有利用中國企業這種普遍心態並通過發起撤銷申請即達到不戰而勝的企圖。鑒此，準備對申請書的答辯便成了我們接受廈門TY公司委托後的首要工作之壹。 

然而，在律師準備答辯狀及初步收集證據的過程中，廈門TY公司正式確認其從來沒有在某些核定商品中使用過XQUA商標，而這壹難以回避的基本事實引發了兩難的選擇。

在美國，答辯狀中被申請人必須針對申請書中列明的每壹項主張進行同意或否認的書面答復。若廈門TY公司在答辯狀中承認其不曾使用某些核定商品，那肯定不是個好主意，因為申請人必然以此等承認為依據修改其申請書，指控被申請人在提交兩個XQUA商標註冊申請時欺騙USPTO，以達到撤銷該等商標的目的；反過來，被申請人也不能徑直在答辯狀中否認商標在某些核定商品上未曾使用的事實，因為在未來的證據開示中，申請人仍不難發現被申請人實際上並沒有銷售過這些核定商品，而到了那時候答辯中的否認行為將同樣構成另壹種欺詐。

經過與美國律師的反復討論並權衡利弊，世禮律師強烈建議客戶暫緩答辯，申請將答辯期限延期30天，並盡早與申請人律師探索雙方和解的可能性，期間更有望了解CA科技集團本次發起商標撤銷申請的真實關切。該建議得到了客戶的認可，TTAB也很快批準了廈門TY公司延期答辯的動議。

在與被申請人律師交涉的過程中，我方美國律師提出：如果我說服我的當事人單方面申請刪除‘070註冊和’974註冊中確實沒有使用XQUA商標的商品，那麽妳能否也能夠說服妳的當事人先撤銷與XQUA商標未使用相關的四項指控？

經過雙方律師的多次商榷，申請人明確認識到其指控二到指控五（Counts II-V）繼續打下去的話將很難獲得TTAB的支持。雙方最後決定向TTAB提交共同動議，被申請人請求刪除其‘070註冊和’974註冊中沒有使用XQUA商標的商品，而雙方共同請求撤除申請書中申請人的指控二至指控五，條件是刪除商品的所有法律程序得以完成。這樣壹來，原先有五項指控的申請書只剩下有關混淆可能性的指控壹。這個策略的成功實施大大縮小了證據開示的範圍，其直接效果是大幅度降低了整個程序的成本，為客戶減輕應訴負擔並節省大筆律師費的同時，還為後續正式提出和解創造了條件。 

案件進度經過雙方數次商定後，正式進入了證據開示階段。在這期間發生了申請人遲遲沒有發出其書面質詢（Interrogatories）和證據提交請求（Request for Production）的情況，經與客戶商量，我方仍決定發出主動進攻的書面質詢和證據提交請求。這個策略主要是考慮到，即便申請人不行使其證據挖掘的權利，被申請人仍不能放心地將是否有混淆可能的判斷完全交由TTAB審查員獨立進行；相反，我方應當主動進攻，力爭揭示混淆可能性並不存在，雖然這種消極事實的證明有難度。為更好地控制成本，世禮律師要求美國律師針對進攻型證據開示部分的工作采用固定收費的模式。 

有趣的是，就在我方美國律師發出了被申請人書面質詢和證據提交申請的幾個小時後，也收到了申請人律師發出的申請人書面質詢和證據提交請求。雖然後來雙方的證據開示僅僅圍繞混淆可能性這壹項指控進行，但對第壹次參加類似程序的被申請人來說仍然頗具挑戰。

當出現本文第二部分提到的申請人要求被申請人說明其水滴設計的質詢時，律師團隊認為正式提出和解邀約的最合適時機到了。因為雖然廈門TY公司已找到證據可以表明其設計水滴標識的過程中並沒有抄襲被申請人商標中的水滴，但就這個新爭議點繼續證據開示將耗費相當多的律師費。我方通過美國律師明確告知對方律師，廈門TY公司早在2022年9月收到商標撤銷申請書之前就已經設計了新的水滴標識，本來就計劃使用新的水滴標識，而如果CA科技集團選擇繼續本次商標撤銷程序並最終敗訴，那麽廈門TY公司將可以自由使用任何設計與其XQUA商標配合，而且如果被申請人支付了後續更多律師費後，屆時也沒有必要再與申請人進行和解，所以對CA科技集團來說此時和解也應是最理性的選擇。

如同絕大部分的TTAB爭議解決程序，本案最終以申請人與被申請人之間的和解告終。任何的和解談判若需要順利達成，雙方都必須有所退讓並試圖找到壹個折衷方案，本案也不例外。

廈門TY公司在其核心訴求（即保住XQUA商標的註冊）得到滿足後，答應放棄在其產品上使用原先的水滴標識而改用新的水滴標識。此外，雙方各自本著誠信的態度，並充分認可應盡量避免今後發生任何混淆可能，和解中還就新水滴標識與XQUA商標結合使用的方式進行了壹些約定，既符合廈門TY公司的中長期品牌計劃，亦解決了CA科技集團最關心的壹些有關雙方商業標識差異化的問題。 

在達成和解協議後，申請人於2024年3月份向TTAB申請撤訴，TTAB同壹天批準申請人撤訴。雙方的糾紛就此得以完滿解決，但竟也歷時近18個月。

回顧此次代理廈門TY公司應對美國商標撤銷程序的過程，我們總結出以下經驗與思考，供中國企業應對海外知識產權糾紛時參考：