“盈科涉外法治研究”系列文章(二)| 涉外知識產權之美國SAD訴訟的應對思路

中國電商企業在美被訴整體情況
根據中國知識產權研究會公布的2023年統計數據,中國企業在美新立案和結案的知識產權訴訟案件共計1762起,其中新立案1173起,較上壹年增長18.97%,結案1193起。新立案知識產權訴訟案件共涉及中國企業18538家次,其中中國企業作為原告(權利人)的216家次,作為被告的18322家次。
2023年,中國企業在美知識產權訴訟案件結案1193起,涉及19902家次中國企業。其中,專利案件結案399起,商標案件結案815起,商業秘密案件結案18起。專利案件審結平均時間為368天,其中最長為3192天,最短為3天;商標案件審結平均時間為209天,其中最長為3347天,最短為0天;商業秘密案件審結平均時間343天,其中最長為151天,最短為37天。
新立案的653 起中國企業作為被告的跨境電商商標案件,有16636家次中國企業作為被告涉訴。其中,能夠確認省市的有廣東企業4823家次、福建企業2204家次、浙江企業1694家次、河南企業797家次等。[1]可以看到,河南作為壹個內陸省份,被告數量也很多,排在全國第四。專利訴訟中中國企業作為被告的案件,河南占比3.75%,排在全國第六。
SAD訴訟機制解析
以上是中國電商企業在美被訴的整體情況,而美國針對中國電商知識產權領域主要是SAD訴訟機制。SAD訴訟,即附表A被告訴訟(Schedule A Defendants),是壹種專門針對跨境電商的大規模知識產權侵權訴訟形式。該機制之所以能夠影響眾多中國跨境電商企業,是因為SAD訴訟中,原告在訴狀中不需要列明被告主體,而可以在附表A中將被告壹壹列明,這就使得單個原告能夠同時針對數百甚至上千家跨境商家發起訴訟,形成規模化的法律攻勢。並且,附表A是不公開的,商家們無法在第壹時間發覺被訴,直到平臺店鋪和賬戶資金被凍結才有所察覺,留給商家應訴的時間也跟著大大縮短。SAD訴訟涉及的知識產權侵權類型主要包括商標侵權、產品包裝裝潢侵權、著作權侵權、外觀設計侵權等。
訴訟程序
被針對的中國跨境電子商戶壹般會經歷三個程序。
壹、收到臨時禁令(Temporary Restraining Order,簡稱TRO),電子商戶的店鋪和支付平臺賬戶被凍結。TRO的有效期限很短,壹般不超過14天,可以延期壹次,但其無須經過聽證程序,也不用通知被申請人,並且不能上訴。其目的為防止被申請人在得知消息後轉移財產或者毀滅證據等。
二、在TRO失效之前(通常壹周之內),原告提出頒布初步禁令(Preliminary Injunction,簡稱PI)的動議(Motion),這個動議是單方的(ex parte),以確保聽證後頒布的PI能夠與TRO無縫銜接。
三、在頒布PI後,隨後就發出了傳票(Summons),被告通常須在21日內進行應訴(出庭,或遞交答辯狀),否則法庭作出缺席判決(Default Judgment)。通常,判決會在法院收到訴狀之後的壹個半月左右作出,賠償金為數十萬到數千萬美元不等。對於不積極應訴的被告,程序就此完結,其被凍結的支付平臺賬戶中的資金即被劃走作為賠償金。而如果被凍賬戶的資金不足以支付賠償金,被凍賬戶壹般會被永久限制。而且,原告會持續監控被告的網上行為,壹旦發現涉訴店鋪的其他收款賬號(甚至包括國內銀行賬戶),原告會繼續申請法院強制執行。[2]
原告取證方式
關於原告取證方面,原告律師壹般會截圖賣家的銷售頁面、發貨頁面,有的原告律師會從被告店鋪中下單案涉產品,以保留證據。收集證據完成後,原告律師會前往當地法院提交起訴書、截屏證據、侵權對比證據、臨時禁令動議等。原告在起訴同時也會向法院申請TRO臨時禁令,法官最快當天就能簽批。原告向被告送達傳票21天後,被告如果不應訴,原告可以隨時提交動議,要求法院缺席判決。法院在缺席判決中會完全支持原告訴求。值得壹提的是,傳票送達和我國常見的不太壹樣,美國這些法院認可郵件送達,比如郵件送達至電商企業郵箱就視為送達成功,並不需要遵循海牙送達公約。如果被告企業不及時查看並抓緊安排律師聯系法官,解封店鋪的機會將顯著降低。
應對SAD訴訟與解除TRO的相關策略
80%以上的SAD訴訟以不利的和解或缺席判決告終,被告方分文不出的和解可能不超過2%。很多商家消極應對SAD訴訟,導致原告可以輕松執行其被跨境電商平臺凍結的資產。當然,有跨境電商負責人向筆者透露,相較於聘請律師進行既耗時又耗力的跨國應訴,他們寧願舍棄現有店鋪,將賬戶剩余資金留作“止損”,直接另起爐竈開設新店鋪。這種看似“破罐破摔”的應對策略,實則折射出跨境電商從業者面對國際法律糾紛時的無奈與風險規避心態。比如筆者的當事人因為壹張彩色卡通貓壁紙的版權問題,在Temu上的店鋪被封,賬戶資金被凍結,並在美國賓夕法尼亞州被起訴。在筆者跟他分析完各項利弊後,他結合自身店鋪和資金情況選擇了另起爐竈。如果另行開設跨境電商新店鋪的成本在理想範圍內,並且原來的渠道和賬戶並不影響企業重新開辟,這也不失為壹種應對之策。但是有些大企業,其店鋪人氣、渠道、成本都已經達到了壹定規模,另起爐竈顯然欠妥,這就需要積極的、迅速的去應對。正如另壹位當事人,因店鋪內壹個塗鴉風格的雕塑陷入SAD訴訟風波,在聽完筆者的分析後,選擇積極和解,因為其店鋪鋪設成本比較高昂,並且客戶群體已相對穩固,經過筆者和原告律師的多輪磋商,將和解金額控制在了當事人可以接受的範圍。
對於客流量較大的店鋪而言,哪怕只是被封店壹天,也會對其經營造成顯著沖擊,該類商家就想要積極的解封賬戶、恢復店鋪經營。若想解除TRO,被凍結的前兩天是黃金溝通時間。企業需要立刻聯系熟悉的中方律師進行案情梳理,對權利外觀和商標進行初步自查,收集證據抓緊和美方律師溝通,然後由美方律師去跟法官交涉。若法官看完被告提供證據後,認為原告提供的證據不足以證明商標侵權或者外觀差別大,不足以混淆,有可能會解除TRO。
解除TRO被告方仍需積極應訴。並且壹旦TRO被解除,原告方大概率會降低標準來積極達成和解甚至是撤訴。如果法官認定原告方是無理、惡意訴訟,被告可以要求原告支付律師費。要認定原告方構成惡意訴訟,需綜合考察判斷,比如原告達不到TRO的標準卻要求TRO,或者原告的訴訟行為是極端的訴訟不合理行為。被告方同意支付80萬元以達成和解,但原告方堅持己見,索求更多賠償,而最終法院判決僅為30萬元。在此情形下,法官認定原告濫用司法資源,浪費被告方的時間與金錢,從而給予相對的處罰。
作為被告壹方,如果有管轄權問題也可以提出異議,比如案涉產品並未在該州實際銷售,那麽該州法院就缺乏管轄權。因此,筆者時常建議從事跨境電商的朋友,盡量避免涉及伊利諾伊州和佛羅裏達州的業務。倘若確定沒有來自上述兩州的訂單,可以就管轄權問題與原告方進行溝通,並請求其撤訴。若原告方堅持不撤訴,被告方可以直接申請出庭應訴。若管轄權確實存在問題,原告方律師則會慎重考慮,因為法院可能會判決原告方承擔損失。在實際操作中,這種情況確實出現過幾次,原告方在被告方表現出強硬態度後選擇了退讓。
如果確實存在知識產權侵權,並且利潤還不是很多,被告方可以告知原告方該產品產生的利潤(提供相應證據)並願意把合理的利潤賠償給原告方,原告方綜合考慮各項成本和預期後可能也會達成和解,有助於降低賠償成本。
總的來說,跨境電商企業遇見SAD訴訟和TRO,應當首先積極自查和初步評估,隨即咨詢律師評估訴訟成本與應對策略,緊接著與美國有相關資質和訴訟經驗的律師對接,並讓美國律師盡快和法官取得聯系。電商企業可結合自身實際狀況,權衡選擇無視、和解或是積極應訴。
在全球化競爭中,跨境電商企業的發展必然伴隨各類法律風險挑戰。具備完善合規體系和專業應訴能力的企業,能夠將訴訟壓力轉化為管理升級的契機,進而在國際市場中贏得更大的發展空間。
腳註:
[1] 《2024中國企業海外知識產權糾紛調查》,中國知識產權研究會,2024年7月。
[2] 易繼明:《跨境電商知識產權風險的應對——以中國電商在美被訴為例》,2021年3月。
作者簡介
安康,北京市盈科(鄭州)律師事務所律師,河南省律協涉外骨幹人才,“壹帶壹路”律師聯盟(BRILA)會員,國際商事仲裁理事會青年組織(Young ICCA)會員,上海仲裁委、上海國際仲裁學院認證涉外通識人才,鄭州市律協涉外律師人才庫成員,盈科全國涉外法律服務人才庫成員,2024年度盈科鄭州優秀涉外律師。
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