新形势下涉外法律服务手册

【知识产权篇】

在目前风云变幻的国际经贸形势下，福建省涉外法律咨询顾问团、厦门市涉外法律服务团将集涉外律师之力，分期陆续推出《新形势下涉外法律服务手册》标题下的系列文章，旨在为厦门市乃至福建省外经贸企业的对外贸易与投资的风险防范与救济提供法律建议与指引。本手册将从国际贸易、应对制裁、国际物流、贸易摩擦、跨境供应链、数据出海、企业出海及纠纷解决等维度，为外经贸企业梳理风险、剖析规则、提供指引，为外经贸企业在惊涛骇浪中稳舵前行提供绵薄助力。

本手册的系列文章将陆续分期发出，敬请期待！

【知识产权篇】

从一则美国商标撤销案谈域外知识产权纠纷的应对和处置

2022年9月，客户厦门TY贸易有限公司（以下简称“厦门TY公司”或“被申请人”）收到美国专利商标局（以下简称“USPTO”）商标审判和上诉委员会（以下简称“ TTAB”）送达的撤销申请书（Petition for Cancellation，以下简称“申请书”），某加拿大科技集团公司（以下简称“CA科技集团”或“申请人”）向TTAB提交申请，请求后者撤销厦门TY公司在USPTO注册的两枚“XQUA”文字商标。

被申请人厦门TY公司是国内一家设计与制造家庭用水洁净装置的科技型企业，主要通过其官网和跨境电商平台销售自家品牌产品。该公司自2016年成立以来着力于持续创新，其独立研发的系列紫外线水杀菌设备设计精良、品质可靠、价格适中，还为用户提供优质的服务，因此其产品深受广大消费者的喜爱，在亚马逊平台同类货品中销量与排名均领先，其XQUA品牌的市场认可度更是逐年提升。

申请人CA科技集团则是紫外线水处理系统和用于紫外线水处理系统的紫外线灯的全球领先创新者和生产商。该公司的紫外线水处理系统执行水消毒的基本任务，无需进行有害的化学处理，其产品应用于市政饮用水处理、城市污水处理、工业用水处理和住宅饮用水处理。CA科技集团通过其 YZQUA品牌为住宅和商业紫外线水系统提供各种产品和服务，该水处理系统在全球安装了超过600,000套，是最受认可和尊敬的住宅和商业紫外线水处理系统品牌之一。申请人主张，至少早在2006年起，其就在美国各地在其核定注册的商品和服务中持续使用了 “YZQUA” 2商标。

厦门TY公司收到TTAB送达的申请书后，立即与世礼律师事务所（以下简称“世礼”）取得联系，表示其无论如何都必须保住XQUA商标，世礼律师明确告诉客户这意味着其必须正面应对撤销程序。彼时正值USPTO开始对中国申请人的商标注册申请进行集中整顿，尤其是针对大量不规范、恶意或欺诈性商标申请的行为；2019年8月，USPTO发布新规，要求所有外国申请人必须由美国执业律师代理提交商标申请，这一规定实际上是直接针对中国申请人的，因为当时大量不规范的申请来自中国。

在这个大背景下，厦门TY公司特别坦诚地表示，其希望借此次应对CA科技集团提出的商标撤销申请，通过与世礼的真诚合作，更深入地去了解美国商标法律与实践。 

在了解了客户应诉的决心后，世礼知识产权团队立即向厦门TY公司推荐了数个较为合适的潜在美国律所，并很快帮助客户签约了一家纽约的律所。选择这家纽约律所的原因之一是该律所有一个十分熟悉亚马逊跨境电商平台知识产权实务的专门团队。本案案发时虽不涉及亚马逊知识产权保护程序，但可以预见案件应对过程中我方举证将主要依赖亚马逊平台的数据与相关实践，且撤销案过程处理不妥当还可能引发申请人向亚马逊平台发起知识产权侵权投诉，甚至是向地区法院发起民事侵权诉讼。

根据申请书，申请人请求TTAB撤销XQUA商标的理由包括：

（i）混淆可能性（likelihood of confusion）；

（ii）XQUA商标注册申请提交之前未在商业中真实使用（no bona fide use in commerce prior to filing）；且

（iii）XQUA商标注册后未使用（non use）。

这三个理由在申请书中被列为五项具体的指控（Counts）：

指控一（Count I）涉及混淆可能性；

指控二（Count II）、指控三（Count III）分别涉及‘070注册的核定商品在申请日前未在商业中真实使用及在注册日后超过三年未使用；

指控四（Count IV）、指控五（Count V）分别涉及‘974注册的核定商品在申请日前未在商业中真实使用及在注册日后超过三年未使用。 

关于XQUA商标是否使用问题，从厦门TY公司的角度看事实本十分简单，归纳起来关键事实只有两点：1.被申请人确有实际使用XQUA商标，而且是在注册申请提交之前即开始使用；2.XQUA商标并不是在所有的核定商品上均有使用。关于混淆可能性的指控，TTAB的审查既包含法律审，也包含事实审，两个维度的审查共同决定是否存在混淆可能性。

然而，简单的案情放到一个复杂的程序中，可能处处是陷阱。与中国国家知识产权局商评委的商标争议程序有很大差别，TTAB的撤销程序因其复杂性和多步骤而闻名，其本质上就是申请人与被申请人之间的一场诉讼，完整的程序大致需要12至18个月，复杂案件更长，主要历经“申请人提交撤销请求 > 被申请人提交答辩书 > 证据开示 > 审判阶段 > TTAB做出裁决”。

当事方每一步都需要严格遵守美国民事诉讼和TTAB的规则和程序，任何细微的失误都可能导致案件败诉、不利或延迟，而如果整个撤销程序全部走完，意味着客户必须为此付出不菲的律师费和其他费用支出。整个TTAB商标撤销程序中最复杂、繁琐、费神且危险的部分显然是证据开示环节，其中证据的收集和呈现、对应法律论点的构建以及对对方证据和论点的挑战和反驳，都需要律师具备深度的专业知识和高度的策略性思考。 

如同发生在美国法院的民事诉讼，在TTAB争议解决程序中，虽然最终的裁决权在TTAB手里，事实争议和法律争议的界定主要由双方律师在对抗过程中提出和论证。律师通过界定争议、提交证据和法律论证，对案件结果起到关键甚至是决定性的作用。 

以本案争议焦点之一的混淆可能性的开示和论证为例，申请人需要对XQUA商标与YZQUA商标的近似性、双方商品的类似性及消费者是否可能混淆或误认商品的来源及厦门TY公司与CA科技集团的关系等方面进行举证和论证。而第一轮的证据开示很快就显示这个争议焦点并无太大争议，被申请人也因此已准备通过向申请人发出承认请求（Request for Admission），要求CA科技集团承认并不存在任何一起消费者混淆的事例。

然而，很快申请人律师又发出后续的证据开示请求，要求被申请人就与“XQUA”文字商标共同使用的一个水滴标识进行解释，特别要求被申请人说明与获取、选择、采用、创作和/或设计该水滴标识相关的事实，具体包括其选择该标识的颜色、形状和放置位置（即XQUA文字的左上角）的原因。因申请人使用在其产品上的商标也带有一个水滴设计，该后续证据开示质询的用意显然是为挖掘并证明厦门TY公司有意抄袭CA科技集团的商标，以期论证前者违反《兰哈姆法》的规定且其XQUA商标因此应予撤销。

如前所述，客户的核心诉求是保住XQUA商标的注册，并且确保可以继续使用XQUA文字作为其商品和服务标识。综合本案事实因素和美国商标撤销程序的特点及相关实践，以及任何客户（尤其是中国企业）在应诉时都会有的成本控制关切，摆在本律师团队面前的最大挑战是：如何避开陷阱并有效把控程序，力图以尽量低成本的方式尽早达成己方核心诉求或目标；程序推进中是否有机会和解，如何选择和解时点，如何制定既有底线又具有灵活性的和解方案等，这是任何专业律师在该法律程序一开始即应重点关注与思考的策略问题。 

根据TTAB的规则和案件排期，本案被申请人有义务在2022年10月23日之前提交答辩状，而提交答辩状通常是向申请人表明自己将积极应诉的最佳方式。历史上，大部分中国企业在面临域外知识产权纠纷时，都因为各种原因高挂免战牌而不是正面抗击，因此不排除CA科技集团抱有利用中国企业这种普遍心态并通过发起撤销申请即达到不战而胜的企图。鉴此，准备对申请书的答辩便成了我们接受厦门TY公司委托后的首要工作之一。 

然而，在律师准备答辩状及初步收集证据的过程中，厦门TY公司正式确认其从来没有在某些核定商品中使用过XQUA商标，而这一难以回避的基本事实引发了两难的选择。

在美国，答辩状中被申请人必须针对申请书中列明的每一项主张进行同意或否认的书面答复。若厦门TY公司在答辩状中承认其不曾使用某些核定商品，那肯定不是个好主意，因为申请人必然以此等承认为依据修改其申请书，指控被申请人在提交两个XQUA商标注册申请时欺骗USPTO，以达到撤销该等商标的目的；反过来，被申请人也不能径直在答辩状中否认商标在某些核定商品上未曾使用的事实，因为在未来的证据开示中，申请人仍不难发现被申请人实际上并没有销售过这些核定商品，而到了那时候答辩中的否认行为将同样构成另一种欺诈。

经过与美国律师的反复讨论并权衡利弊，世礼律师强烈建议客户暂缓答辩，申请将答辩期限延期30天，并尽早与申请人律师探索双方和解的可能性，期间更有望了解CA科技集团本次发起商标撤销申请的真实关切。该建议得到了客户的认可，TTAB也很快批准了厦门TY公司延期答辩的动议。

在与被申请人律师交涉的过程中，我方美国律师提出：如果我说服我的当事人单方面申请删除‘070注册和’974注册中确实没有使用XQUA商标的商品，那么你能否也能够说服你的当事人先撤销与XQUA商标未使用相关的四项指控？

经过双方律师的多次商榷，申请人明确认识到其指控二到指控五（Counts II-V）继续打下去的话将很难获得TTAB的支持。双方最后决定向TTAB提交共同动议，被申请人请求删除其‘070注册和’974注册中没有使用XQUA商标的商品，而双方共同请求撤除申请书中申请人的指控二至指控五，条件是删除商品的所有法律程序得以完成。这样一来，原先有五项指控的申请书只剩下有关混淆可能性的指控一。这个策略的成功实施大大缩小了证据开示的范围，其直接效果是大幅度降低了整个程序的成本，为客户减轻应诉负担并节省大笔律师费的同时，还为后续正式提出和解创造了条件。 

案件进度经过双方数次商定后，正式进入了证据开示阶段。在这期间发生了申请人迟迟没有发出其书面质询（Interrogatories）和证据提交请求（Request for Production）的情况，经与客户商量，我方仍决定发出主动进攻的书面质询和证据提交请求。这个策略主要是考虑到，即便申请人不行使其证据挖掘的权利，被申请人仍不能放心地将是否有混淆可能的判断完全交由TTAB审查员独立进行；相反，我方应当主动进攻，力争揭示混淆可能性并不存在，虽然这种消极事实的证明有难度。为更好地控制成本，世礼律师要求美国律师针对进攻型证据开示部分的工作采用固定收费的模式。 

有趣的是，就在我方美国律师发出了被申请人书面质询和证据提交申请的几个小时后，也收到了申请人律师发出的申请人书面质询和证据提交请求。虽然后来双方的证据开示仅仅围绕混淆可能性这一项指控进行，但对第一次参加类似程序的被申请人来说仍然颇具挑战。

当出现本文第二部分提到的申请人要求被申请人说明其水滴设计的质询时，律师团队认为正式提出和解邀约的最合适时机到了。因为虽然厦门TY公司已找到证据可以表明其设计水滴标识的过程中并没有抄袭被申请人商标中的水滴，但就这个新争议点继续证据开示将耗费相当多的律师费。我方通过美国律师明确告知对方律师，厦门TY公司早在2022年9月收到商标撤销申请书之前就已经设计了新的水滴标识，本来就计划使用新的水滴标识，而如果CA科技集团选择继续本次商标撤销程序并最终败诉，那么厦门TY公司将可以自由使用任何设计与其XQUA商标配合，而且如果被申请人支付了后续更多律师费后，届时也没有必要再与申请人进行和解，所以对CA科技集团来说此时和解也应是最理性的选择。

如同绝大部分的TTAB争议解决程序，本案最终以申请人与被申请人之间的和解告终。任何的和解谈判若需要顺利达成，双方都必须有所退让并试图找到一个折衷方案，本案也不例外。

厦门TY公司在其核心诉求（即保住XQUA商标的注册）得到满足后，答应放弃在其产品上使用原先的水滴标识而改用新的水滴标识。此外，双方各自本着诚信的态度，并充分认可应尽量避免今后发生任何混淆可能，和解中还就新水滴标识与XQUA商标结合使用的方式进行了一些约定，既符合厦门TY公司的中长期品牌计划，亦解决了CA科技集团最关心的一些有关双方商业标识差异化的问题。 

在达成和解协议后，申请人于2024年3月份向TTAB申请撤诉，TTAB同一天批准申请人撤诉。双方的纠纷就此得以完满解决，但竟也历时近18个月。

回顾此次代理厦门TY公司应对美国商标撤销程序的过程，我们总结出以下经验与思考，供中国企业应对海外知识产权纠纷时参考：